Aquest Reial Decret, que arriba uns mesos tard, modifica 25 articles de l’actual Reglament de 2002, per tal d’adequar-los a totes les novetats de la reforma de la Llei de Marques de gener de 2019, però a més, introdueix novetats.
EN QUÈ ES TRADUEIXEN AQUESTS CANVIS?
- Crea un Article, 21 bis, per a la regulació de la prova d´ús. Com passa en la EUIPO, el sol·licitant d’una marca o nom comercial podrà sol·licitar prova d’ús de les marques oponents si han transcorregut més de cinc anys des del seu registre, tenint en el seu cas la part oponent un mes per aportar-la; si en aquest termini no aporta cap prova, aquesta és insuficient o no s’acredita causa justificativa per la manca d’ús, es desestimarà l’oposició sense més conseqüències. positvos
- S’afegeix un nou títol per a la regulació dels procediments administratius de nul·litat i caducitat, passant a tenir l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) competència en aquests procediments que actualment es tramiten davant els Jutjats del Mercantil.
En què es tradueixen aquests canvis? Si ens centrem primer en els aspectes positius, és cert que hi ha hagut importants millores, com ara la descripció del concepte i tipus de marques, que ara poden registrar-se a través de qualsevol mitjà sempre que l’objectiu de la protecció que s’atorgui al titular es pugui determinar amb claredat i precisió (com arxius de vídeo, àudio, etc.); una regulació bàsica del procediment de nul·litat i caducitat; s’inclou una regulació específica dels diferents tipus de marques; s’exigeix que els productes i serveis de noves sol·licituds siguin identificats amb la suficient claredat i precisió; una reducció de càrregues administratives en renovacions de marques i noms comercials, etc.
Podem observar a més com el legislador ha regulat la figura de les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides amb motiu tant de prohibició absoluta com relativa. Així, tant l’OEPM com els Consells de les Denominacions d’Origen podran, o bé examinar d’ofici o bé oposar-se a instància de part, al registre d’una marca idèntica o confusible amb el dret anterior.
De la mateixa manera, la implantació de la prova d’ús fa que ja no sigui possible formular oposicions defensives si les marques anteriors que s’invoquen tenen més de cinc anys i no han estat usades, alguna cosa que era pràctica habitual per a moltes empreses que, amb base en drets anteriors que no eren usats des de feia dècades fins i tot, s’oposaven de manera sistemàtica a noves sol·licituds.
Malgrat aquestes llums, el nou escenari també compta amb algunes ombres. En relació amb la prova d’ús, que pot tenir caràcter dissuasori per als oponents, hauria estat recomanable instaurar un sistema de condemna en costes com passa a la EUIPO. Si bé aquesta opció sí que va ser valorada, finalment no es va tenir en compte, i potser hagués estat determinant a fi d’evitar el “tot val”. A més, el Reglament no es refereix ni fa cap comentari sobre l’ús parcial d’una marca, és a dir, si només es demostra l’ús d’uns determinats productes o serveis. Es desestima l’oposició en la seva totalitat, o es continua amb base en els productes i serveis l’ús del qual s’ha demostrat?
D'altra banda, tot apunta que les decisions en procediments d'oposició i suspens seguiran consistint en una molt breu motivació sobre els motius de concessió o denegació. No hi ha millora en aquest sentit atès que el mateix text recull que s'especificaran, "succintament", els motius (Art. 22.1).
És cert que es redueixen les càrregues administratives en renovacions de marques i noms comercials, donat que el pagament de la taxa de renovació es considera en sí mateix una sol·licitud de renovació. Aquest nou apartat 26.4 del Reglament pot crear certa inseguretat jurídica en aquest tipus de tràmits ja que, atenent al seu enunciat, qualsevol tercer pot pagar la taxa fins i tot sense el permís o coneixement del titular o el seu representant autoritzat.
Hem d’esmentar la desaparició de la marca notòria en favor de l’ara única “Marca Reanomenada”. Si bé és cert que aquesta unificació és positiva i acaba amb un debat poc pràctic, ens trobem amb diversos problemes. En desaparèixer aquesta distinció, hem de preguntar-nos i des d’ara només les marques conegudes pel públic en general gaudiran d’aquesta protecció. En tot cas, a l’hora de fonamentar una oposició es segueix mantenint la diferència, el que resulta contradictori (Art. 17.2.g, Art. 17.2.k, Art. 18.4).
Sobre la prova d’ús, el termini d’un mes que s’ha habilitat per aportar-la resulta sens dubte escàs, sent sovint insuficients 30 dies quan hi hagi gran quantitat de documentació a recopilar, filtar, i, si escau traducir i aportar.
Per això, habria estat recomanable ampliar aquest termini a dos mesos, seguint la pràctica de la EUIPO, i de manera proporcional, ampliar al seu torn un mes el termini perquè el sol·licitant presenti observacions en defensa de la seva sol·licitud juntament amb l’anàlisi de la prova d’ús. A més, arran de l’enunciat del text no sabem si pot haver declaració de concessió parcial d’una marca impugnada, en atenció a la prova d’ús que finalment s’aporti. En el cas de nul·litat i caducitat, passa això mateix.
L’addicció del Títol IX a la Llei, que afecta a la competència per declarar la nul·litat i caducitat de marques i noms comercials, podem dir sense por d’equivocar-nos que aquesta ha tingut un desenvolupament reglamentari menys exhaustiu del que seria desitjable.
En aquest sentit, resulta francament vague el text en indicar que la sol·licitud de nul·litat “podrà incloure raons, motius i fonaments en què es basi i la sol·licitud i les proves acreditatives que es considerin pertinents” (Art. 58.4). Obre aixi la via a que les sol·licituds nul·litat, parcial o total, consisteixin en un mer formulari de sol·licitud sense fonamentació alguna, o sense acreditar un interés legítim algún del sol·licitant.
També sembla inadequada la facultat potestativa de l’OEPM de traslladar a les parts dels documents presentats per la contrària. L’Article 61.4 indica que “quan (l’observació presentada, per una part) no contingui elements nous o ja s’haguessi reunit els elements necessaris per a dictar una resolució en l’assumpte, la notificació serà facultativa”. Aquesta notificació opcional resulta totalment inadequada en un procediment d’aquestes característiques, provocant que una de les parts pugui no tenir accés a tota la documentació, amb la conseqüent indefensió que suposa.
Tot i ser l’OEPM la qual assumeix la competència directa, a causa de posar en pràctica aquesta solvencianova regulació el legislador estableix una “vacatio legis” fins el 14 de gener de 2023, durant el qual els Tribunals mantindran la competència directa i única sobre aquestes accions. És temps més que suficient perquè puguin millorar-se aquests detalls i dotar l’OEPM dels recursos humans i tècnics que sens dubte seran necessaris per asumir amb solvència i eficècia les noves funcions.
Diario Jurídico
